Benutzungszwang einer Marke – Das müssen Sie beachten!

Florian Decker
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Angestellter Rechtsanwalt
Kanzlei Rechtsanwälte Dr. Schultheiß

Um einen umfassenden Schutz der eigenen Marke zu haben, reicht eine Markeneintragung allein nicht aus. Sie müssen die eingetragene Marke auch benutzen und dies auch entsprechend beweisen können. Wir erklären Ihnen nachfolgend was der sogenannte Benutzungszwang im Markenrecht bedeutet. Sie erfahren zudem, wie Sie eine entsprechende Dokumentation vornehmen können. Die nachfolgenden Darstellungen beziehen sich ausschließlich auf Marken, die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen sind, sogenannte DE-Marken.

Benutzungszwang einer Marke

Geregelt wird der Benutzungszwang in § 26 MarkenG. Absatz 1 dieser Vorschrift bestimmt, dass eine eingetragene Marke von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt werden muss.

Was bedeutet „ernsthaft benutzen“?

Herkunftsfunktion = markenmäßige Benutzung.

Die sogenannte Herkunftsfunktion stellt die klassische Hauptfunktion einer Marke dar. Die Marke muss hiernach die Funktion besitzen, den Verbraucher auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hinzuweisen, so dass sie von denen anderer Unternehmen unterschieden werden können.

Voraussetzung für eine ernsthafte Benutzung ist somit, dass der Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und/oder Dienstleistungen vorliegt. Die ausschließliche Benutzung als Kennzeichnung des Unternehmens ohne direkten Waren- und/oder Dienstleistungsbezug ist dabei nicht ausreichend.

Es ist also nicht ausreichend, wenn Sie z.B. ausschließlich Waren herstellen und diese stationär verkaufen, dass Sie Ihre Warenmarke lediglich auf Ihre Visitenkarten drucken und auf Ihrer Website präsentieren. Vielmehr muss die Marke auf dem Produkt platziert werden, um eine markenmäßige Benutzung sicherzustellen.

Allerdings ist hier auf die Branchenüblichkeit sowie die Sicht des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers zu achten. Während in dem Beispielfall das Anbringen der Marke auf der Ware erforderlich ist, ist es ggf. im E-Commerce ausreichend, die Marke im Internet zu verwenden.

Darüber hinaus muss es sich um eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke handeln, so dass bloße Scheinhandlungen (Ich trage eine Marke für Kugelschreiber ein und bedrucke einmalig 100 davon und verwende die Marke danach nie wieder) nicht ausreichen.

Dabei muss die Marke nicht zwingend vom Markeninhaber selbst genutzt werden. Gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG gilt auch die Nutzung eines Dritten (zum Beispiel innerhalb eines Franchising-Systems) als Nutzung durch den Inhaber.

Benutzungsschonfrist als „Anlaufzeit“

Mit der Markeneintragung beginnt der Benutzungszwang, allerdings gibt es eine „Schonfrist“ für die ersten fünf Jahre (Beginn der Frist, ist der Tag, ab dem gegen die Markeneintragung kein Widerspruchsverfahren mehr möglich ist). In dieser Zeit hat der Markeninhaber die Gelegenheit die Marke langsam aufzubauen. Die ernsthafte Benutzung muss somit erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist beginnen.

Somit ist es möglich, sich Markenrechte zu sichern, auch wenn die Benutzung nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, weil z.B. der Launch eines neuen Produktes noch etwas dauert.

Wichtig zu wissen: Wenn die Benutzung der Marke beendet wurde, darf die Unterbrechung bis zur erneuten Nutzung maximal fünf Jahre dauern.

Welche Gefahren drohen, bei unzureichender Benutzung?

Die Marke kann (auf Antrag) gelöscht werden, wenn sie nicht nach den Vorgaben des § 26 MarkenG benutzt wurde. Hierbei kann jeder, eine Löschung der Marke beantragen, wenn die Marke in einem zusammenhängenden Zeitraum von mehr als fünf Jahren nicht genutzt wurde.

Zudem ist es dem Markeninhaber nicht möglich, aus einer unbenutzten Marke Ansprüche gegen Dritte (z.B. auf Schadensersatz oder Unterlassung) geltend zu machen, wenn diese sich auf die Einrede der Nichtbenutzung aus § 25 Abs. 2 MarkenG berufen. Das gilt ebenfalls bei von Markeninhaber angestrebten Löschungsverfahren (§ 55 Abs. 3 MarkenG) und Widerspruchsverfahren (§ 43 MarkenG).

Was bedeutet der Benutzungszwang für Ihre Markenanmeldung?

Lassen Sie Ihre Marke genau so eintragen, wie Sie diese in Zukunft beabsichtigen zu nutzen. Achten Sie insbesondere darauf, dass bei der Erstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis Ihre Markennutzung passend widergespiegelt wird.

Sie sind in der Beweispflicht!

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) prüft bei einem gegen Sie erhobenen Antrag, zum Beispiel auf Löschung, nicht, ob bei Ihnen eine ernsthafte Nutzung der Marke in der Vergangenheit gegeben war. Sie müssen dies selbst beweisen. Das kann allerdings mitunter schwierig sowie mit einem entsprechenden Aufwand verbunden und im worst case unmöglich sein.

Praxis-Tipp: Sammeln Sie Benutzungsnachweise. Im Idealfall beginnen Sie hiermit bereits innerhalb der Benutzungsschonfrist. Hierbei sollten erfolgte Benutzungen der Marke stets entsprechend mit Datum dokumentiert werden (z.B. Fotos von Produkten, Screenshots von Websites, Prospekte, Kataloge, etc.)