Über die Autoren

Dennis Morgenstern LL.M.
Geschäftsführer
Wirtschaftsjurist

Florian Decker
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Angestellter Rechtsanwalt
Kanzlei Rechtsanwälte Dr. Schultheiß

Der nachfolgend beschriebene Fall „THE NORTH FACE“ vs. „THE DOG FACE” zeigt mal wieder, wie wichtig eine Ähnlichkeitsrecherche ist! Führen wir eine entsprechende Recherche durch, prüfen wir nicht nur Verwechslungsgefahren, sondern auch Punkte wie die „gedankliche Verbindung“.

Was ist passiert?

Ein im United Kingdom ansässiger Händler, der online Tierbekleidung verkauft, wollte die Wortmarke THE DOG FACE für folgende Waren der Klasse 18 (allesamt Hundeartikel) als Unionsmarke eintragen: Dog clothing; Clothing for dogs; Dog apparel; Dog coats; Coats for dogs; Dog leashes; Dog shoes; Dog leads.

THE….FACE? Da klingelt bei den meisten etwas, nämlich in Zusammenhang mit der sehr bekannten Marke THE NORTH FACE des amerikanischen Unternehmens The North Face Apparel Corp, und genau weil „da etwas klingelt“, ist es besagtem US-Unternehmen gelungen, mit Erfolg gegen die Marke THE DOG FACE vorzugehen.

Keine unmittelbare Verwechslungsgefahr

Zwar wäre eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich nur dann anzunehmen, wenn bei Kunden, Interessenten oder anderen Marktteilnehmern eine Verwechslung der entsprechenden Produkte vorkommen könnte, sodass man z.B. annehmen könnte, dass die Waren aus dem gleichen oder miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sah das OLG Frankfurt, das den Fall zu entscheiden hatte, vorliegend nicht (OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 28.6.2022, Az. 6 W 32/22), was nachvollziehbar ist. Allerdings entschied das OLG (im Gegensatz zur Vorinstanz LG Frankfurt am Main, Beschluss vom 17.3.2022, Az. 3/8 O 12/22), dass eine Verwechslungsgefahr durch ein „gedankliches Inverbindungbringen“ vorliegt.

Gedankliche Verknüpfung als K.O.

Das Gericht stellte fest, dass die Marke THE DOG FACE in rechtsverletzender Weise verwendet wird, da eine gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Marke THE NORTH FACE besteht. THE NORTH FACE ist eine in erheblichem Maße bekannte Marke, die einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, so das OLG. Wie bereits erwähnt, ging das OLG nicht von einer (unmittelbaren) Verwechslungsgefahr aus, stellte aber eine Zeichenähnlichkeit fest, da sich die Wortfolge THE DOG FACE an THE NORTH FACE anlehne.

Mit Blick auf die intensive Benutzung der Marke THE NORTH FACE nahm das Gericht bei dieser sodann ein hohes Maß an Unterscheidungskraft an. Dies in Verbindung mit der Zeichenähnlichkeit führte dazu, dass das Gericht – trotz der unterschiedlichen Bedeutung von „Dog“ und „North“ eine Verknüpfung sah.

Des Weiteren sah das Gericht eine gewisse Warenähnlichkeit zwischen Outdoor-Bekleidung und Tierbekleidung, weswegen es ausreiche, dass das Publikum (z.B. Kunden, Interessenten oder anderen Marktteilnehmern) annehmen könne, die betreffenden Waren stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Es könne, so das Gericht, sogar vermutet werden, dass angesprochene Verkehrskreise annähmen, die THE NORTH FACE habe ihr Bekleidungssortiment auf Hundebekleidung ausgedehnt.

THE DOG FACE beeinträchtigte die Marke THE NORTH FACE auch dadurch, dass sich THE DOG FACE an die sehr bekannte Marke THE NORTH FACE „anlehne“, um deren Wertschätzung für den eigenen Absatz auszunutzen.

Fazit: „Groß“ macht „Klein“ platt

Abgesehen davon, dass der Händler aus UK nun die Gerichtskosten zahlen und die Nutzung seiner Marke THE DOG FACE in Zukunft unterlassen (!) muss, kommt auf den Inhaber noch einiges mehr zu. Bereits gekennzeichnete Waren müssen vernichtet werden. Ein Markenkonzept, dass möglicherweise über Jahre aufgebaut wurde, kann nur noch eingestampft werden. Der Online-Shop? Hier wird wohl ein Relaunch notwendig sein…usw. Meist ist zudem mit erheblichen Schadensersatzforderungen zu rechnen.

Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, eine professionelle Recherche im Vorfeld einer Markeneintragung vornehmen zulassen. Große Unternehmen lassen die eigene Marke fast immer von externen Dienstleistern überwachen. Wird ein Verstoß gegen den Markenschutz der eigenen Marke gefunden, wird meist intensiv dagegen vorgegangen. Nicht selten handelt es sich bei der anderen Partei um Einzelunternehmer oder kleine KMU, die das Thema Ähnlichkeitsrechercheschlichtweg nicht auf dem Schirm hatten. Die Konsequenzen sind trotzdem die gleichen und nicht selten ein Genickbrecher für kleine Firmen.

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